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PREGUNTAS FRECUENTES



“LLEVAMOS VARIOS AÑOS USANDO NUESTRA MARCA, QUE NO TENEMOS REGISTRADA. ALGUIEN QUE SABÍA ESTO, LA HA REGISTRADO A SU NOMBRE. AHORA NOS IMPIDE QUE LA SIGAMOS USANDO.”

 

Se trata de una situación bastante habitual. Una empresa usa una determinada marca en el mercado, pero no la tiene registrada. Un día, esta empresa se da cuenta de que alguien que sabe que la citada empresa está usando la marca (un socio, un proveedor, un competidor, un antiguo empleado), la registra a su propio nombre.


¿Qué se puede hacer en este caso?
Con carácter previo, es preciso saber que el principio general que rige los derechos de marca establece que quien registra una marca primero, tiene prioridad y mejor derecho que los demás operadores del mercado sobre la citada marca, incluso aunque uno de ellos esté usando la marca con anterioridad.


La marca le da derecho a quien la ha registrado (titular de la marca) a usar la marca en exclusiva en el mercado, y a prohibir que otros la usen. Este titular de la marca puede, consecuentemente, prohibir a cualquier otra persona o empresa que utilice la marca que tiene registrada, incluso aunque las citadas personas o empresas usaran la marca con anterioridad.


Por lo tanto, debemos saber que el mero uso de una marca, sin registrarla previamente, no confiere derecho alguno, salvo en casos excepcionales.
Y uno de esos supuestos excepcionales es el que describimos en el título: si quien registra la marca sabía que otra empresa ya la usaba en el mercado, y esta empresa “usuaria” puede demostrar que el propietario de la marca sabía de esta situación de uso anterior al registro, se entiende que la marca se ha registrado en fraude de los derechos de la empresa usuaria, y ésta puede reivindicar la propiedad de la marca, para que la misma se inscriba a su nombre; y/o anular el registro.

 

 

“TENGO UNA MARCA REGISTRADA, Y ME HE DADO CUENTA DE QUE UN TERCERO HA REGISTRADO UN NOMBRE DE DOMINIO IGUAL.”


Su marca registrada anteriormente a un nombre de dominio le da derecho, en ciertos supuestos que es preciso analizar caso por caso, a que el nombre de dominio se cancele o que se inscriba a su nombre. Para ello, se puede iniciar bien un procedimiento judicial, bien un procedimiento de mediación. La vía más recomendable dependerá del caso concreto. En términos generales, la mediación es mucho más rápida, económica y favorable al titular de la marca. Para su aplicación deben de darse tres requisitos: Tener una marca registrada anterior idéntica o confusamente similar al nombre de dominio; que el titular del nombre de dominio lo haya registrado y/o lo use de mala fe;  que el titular del nombre de dominio no tenga interés legítimo aparente para registrar el nombre de dominio. Si estos tres requsitos se producen, tendremos muy buenas opciones de recuperar el nombre de dominio.

 

 

“TENGO UNA MARCA REGISTRADA PERO NO TENGO MUY CLARO QUÉ DERECHOS ME OTORGA.”


Su marca registrada le otorga dos derechos: (1) el derecho exclusivo a usarla en el territorio para el que tenga registrada su marca; y (2) el derecho a prohibir que terceros inconsentidos usen o registren marcas iguales o parecidas.


Contrariamente a lo que se cree comúnmente, registrar su marca, si bien es altamente recomendable, no es obligatorio.
Contrariamente a lo que se cree comúnmente, registrar una marca no la protege de posibles infracciones de terceros. Lo que nos da es el instrumento para perseguir dichas infracciones.

 

 

“¿QUÉ ESTÁ PROTEGIDO POR DERECHO DE AUTOR? ¿NECESITO REGISTRAR MI CREACIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL?”


Muchas veces, los autores o creadores no tienen una idea clara de si lo que han creado está protegido por derecho de autor o no.


En primer lugar, tenemos que determinar si nuestra creación puede identificarse o asimilarse a alguna de las siguientes categorías:

 

a. Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.

b. Las composiciones musicales, con o sin letra.

c. Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.

d. Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.

e. Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.

f. Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.

g. Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.

h. Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.

i. Los programas de ordenador.

j. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella.

 

En segundo lugar, para determinar si su creación es protegible por derecho de autor es preciso que la obra esté “expresada por cualquier medio o soporte tangible o intangible”. Ello quiere decir que la obra debe estar plasmada en papel, en un ordenador, grabada en un disco, en un vídeo… Las meras ideas no son protegibles por derecho de autor, ni por ningún otro derecho. Las ideas deben estar plasmadas en algún soporte y será aquello que esté plasmado lo que sea protegible.


Y en tercer lugar, la característica propia y definitoria de la propiedad inelectual y de los derechos de autor es que la obra sea original, es decir, que haya sido creada por Ud.
Si su creación cumple estos tres requisitos, Ud. es propietario de derechos de propiedad intelectual sobre tal creación, que se llamará obra.


Ud. no necesita registrar su obra en el Registro de la Propiedad Intelectual para ser titular de derechos, la mera creación de su obra le convierte en titular de derechos de Propiedad Intelectual. No obstante, puede ser recomendable registrar su obra a efectos de prueba, tanto en el Registro de la Propiedad Intelectual como en otros depósitos públicos o privados.

 

 

“UN COMPETIDOR TIENE UNA DENOMINACIÓN SOCIAL IGUAL A MI MARCA REGISTRADA. LA ESTÁ USANDO EN EL MERCADO Y MIS CLIENTES Y PROVEEDORES NOS CONFUNDEN.”


Como titular de la marca, Ud. tiene el derecho a impedir que su competidor use tal denominación social, aunque el Registro Mercantil se la haya otorgado legalmente.
Si Ud. es titular de la denominación social coincidente con una marca registrada, nuestra recomendación es que no use su denominación social en el mercado y que la modifique cuanto antes, pues podría estar infringiendo la marca, y ser sujeto al pago de una indemnización por daños y perjuicios.
No obstante, si su denominación social es anterior al registro de la marca, Ud. puede evitar el registro de la marca si formula oposición a la misma.

 

 

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