El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha decidido en su decisión C-720/18 de 22 de octubre de 2020 que Ferrari puede conservar los derechos sobre su marca “Testarossa” a pesar de que la producción del modelo haya cesado hace años.
Para detentar una marca no sólo es necesario solicitarla y pagar las correspondientes tasas, sino también usarla en el mercado. De hecho, se prevé la posible cancelación de las marcas en caso de que el titular de los derechos no pueda demostrar que ha puesto sus marcas en “uso genuino ''. Esto es así para evitar que los registros queden colapsados con marcas que ya no están en el mercado, pero representa un problema para aquellas compañías con productos icónicos que ya no están siendo fabricados.
En una sentencia de particular relevancia para las empresas del sector del automóvil, el TJUE ha confirmado que los fabricantes de automóviles pueden basarse en pruebas de la venta de segunda mano de sus vehículos para demostrar el “uso genuino'' de sus marcas comerciales y por tanto, conservarlas.
En este caso, un fabricante de coches de juguete alemán intentó cancelar la marca de Ferrari con el objeto de poder él mismo utilizar el término "Testarossa" en sus reproducciones, alegando que no vendía estos coches desde los años 90. Aunque en un principio los tribunales alemanes le dieron la razón, finalmente, el TJUE ha invertido el criterio. Se ha considerado que Ferrari sí tiene derecho a conservar su marca a pesar de no fabricar ya el modelo puesto que la pone en uso mediante la venta de piezas y la reparación de vehículos ya vendidos.
El TJUE decide que , de conformidad con la ley de marcas de la UE, "una marca puede ser utilizada genuinamente por su propietario cuando ese propietario revende bienes de segunda mano puestos en el mercado con esa marca". Además, también incluye en el uso a todos los productos de la categoría (vehículos) aunque solo se pruebe una parte (piezas de repuesto de vehículos de lujo, en este caso).
Esta decisión es muy positiva para aquellas empresas con productos icónicos que han dejado de fabricarse ya que el riesgo de perder sus marcas por falta de uso será mucho menor.
Se puede consultar la decisión entera, aquí.
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Adrian Esquivel Vargas
Esquivel & Martin Santos