El “Black Friday”, o viernes negro, es como se conoce al día después de Acción de Gracias cuando comienza la temporada de compras navideña. Aunque este término se usa en los Estados Unidos desde los años sesenta, ha sido importado a Europa recientemente, donde rápidamente se ha convertido en ubicuo. Lo que muchos no saben es que, en este lado del Atlántico, la expresión tiene "propietarios".
¿Qué es lo que está pasando en Alemania?
Durante los últimos años mucho retailers, nacionales e internacionales, han estado recibiendo cartas de una sociedad llamada Super Union Holdings demandándoles el pago de un royalty para poder utilizar el término. Esto es así porque Super Union Holdings, una empresa con base en Hong Kong, tuvo en 2013 la “visionaria” idea de registrar la marca “Black Friday” en Alemania para servicios de venta. La marca fue aceptada por las autoridades alemanas debido a que la expresión, aun poco conocida, cumplía en apariencia uno de los principales requisitos exigibles a una marca: ser distintivo. Desde entonces, esta sociedad ha requerido a todo tipo de empresas con más o menos éxito que le abonen una tasa por usar "Black Friday" llegando incluso a demandar a algunas - como fue el caso de Amazon.
Pero, ¿no es esto un abuso?
Super Union Holdings es una empresa cuyo objeto y actividades no parecen muy claras, por lo que podríamos considerarlo un “troll”, es decir, una sociedad que acumula derechos de propiedad intelectual e industrial no con el objeto de explotarlos, sino el de extraer rentas de empresas que sí que lo hagan. Este tipo de actores buscan oportunidades de registrar términos populares cuando aún no lo son tanto, y esto parecer ser lo que ha pasado con Black Friday. En principio, este tipo de acciones no están amparadas por la ley, puesto que la entidad que recibe del Estado el privilegio de un monopolio sobre una expresión (ie., una marca), debe justificarlo probando que lo usa de buena fe en el mercado. Precisamente, la marca de Super Union Holdings está siendo atacada por retailers en tribunales no solo por su falta de distintividad, sino también por falta de uso genuino.
¿Y en el resto de Europa? ¿Y en España?
Super Union Holdings intentó repetir la estrategia a nivel europeo, aunque quizás lo hizo demasiado tarde. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés), que concede marcas con validez en toda la UE, rechazó su solicitud de marca alegando que la expresión ya era entendida por el público como un mero eslogan para promocionar descuentos, no como un indicador de origen empresarial. La postura de la EUIPO, muy beneficiosa para el sector del retail, ha sido seguramente posible gracias a que la solicitud se hizo en 2020, cuando el Black Friday ya era ampliamente conocido y utilizado por el público de una manera puramente descriptiva para calificar a un periodo de rebajas. En esta línea, la EUIPO sí admite marcas Black Friday siempre y cuando contengan más elementos que indiquen origen de los servicios (por ejemplo, se ha registrado una marca "El Corte Inglés Black Friday ").
Y ¿cuál es la situación en España? En principio, una que podría haber sido similar a la de Alemania, aunque con resultados diferentes. Una agencia de márketing llamada Cromek Systems fue la primera en registrar el término en 2014, cuando aún no era un concepto muy extendido. Tiene actualmente en vigor varias marcas figurativas Black Friday, la primera con un tipo de letra stencil y la segunda con letras blancas y fondo negro:
Sin embargo, y al contrario que Super Union Holdings, parece ser que el foco de los titulares de estas marcas ha sido promover la plataforma de pequeño comercio Black Friday Barcelona y no intentar obtener royalties de grandes distribuidores. En cualquier caso, estas marcas son evidentemente débiles por lo que no sería prudente lanzarse a ninguna batalla legal en base a ellas.
En conclusión ¿puedo usar libremente la expresión Black Friday?
Sí, pero con matices. Si queremos ser muy prudentes, deberemos usarlo siempre de manera descriptiva para calificar a ése día de rebajas y siempre en presencia de nuestra marca propia.
La situación de Alemania aun no está clara, aunque todo apunta a que el Black Friday será finalmente "liberado". El mes pasado, el tribunal de apelación de Berlín confirmó la cancelación de la marca de Super Union Holdings en base a su falta de distintividad. Aunque aun quedan vías de apelación, todo indica que tras muchos años de procedimientos, Super Union Holdings acabará por perder su monopolio.
No se puede descartar que surjan situaciones como la de Alemania en otros lugares - en la propia España, o en Francia, donde "Black Friday" está registrado por una agencia de publicidad parisina. En cualquier caso, dada la debilidad de las marcas, el riesgo real de meterse en problemas es bajo, y la indicación de la EUIPO al respecto debería proporcionar cierta seguridad jurídica. Y si no, siempre nos quedará el "Cyber Monday".
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Victoria Sofía Martín Santos
Esquivel & Martin Santos