La decisión “Sky v Skykick” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-371/18) ha sido recibida con alivio y entusiasmo de los titulares de marcas de la Unión, porque confirma y ampara que la práctica habitual de usar descripciones de bienes y servicios muy amplias en las solicitudes de marca.
El procedimiento inicial comienza en el Reino Unido, donde Sky, la conocida emisora de televisión digital, demandó a SkyKick, una nueva empresa que suministra servicios de migración en la nube, por infracción de marca. SkyKick negó la infracción y solicitó la invalidez de las marcas de Sky, ya sea total o parcial, porque (i) las especificaciones de bienes y servicios de Sky carecen de claridad y precisión; y (ii) las marcas de Sky se solicitaron de mala fe porque Sky no tenía intención de utilizar todos los productos y servicios protegidos.
Es una práctica habitual, cuando se solicita una marca, el incluir a todos los productos posibles de cada categoría, aunque no se pretendan usar. Por ejemplo, es común que una marca de moda que solicita su marca en clase 25 incluya productos como bañadores, o trajes de novia, que no tiene previsto comercializar, solamente por prudencia.
El caso llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha confirmado que los registros de marcas que contienen términos generales como “servicios financieros” o “servicios de telecomunicaciones” no pueden ser invalidados en su totalidad o en parte a una supuesta falta de claridad y precisión de dichos términos.
El TJUE confirmó que el registro de una marca sin intención de usarla en relación con los productos y servicios cubiertos podría constituir mala fe, pero solo si el solicitante tenía la intención de (a) socavar, de manera incompatible con las prácticas honestas, el interés de terceros o (b) obtener un monopolio para fines distintos al cumplimiento de las funciones de una marca. Es también importante destacar que una potencial determinación de mala fe basada en la falta de intención de utilizar algunos de los bienes y servicios cubiertos solo invalidaría el registro de esos bienes y servicios y no todo el registro.
Esta decisión es una excelente noticia para los titulares de marcas (quizás menos para los abogados de marcas), ya que mantiene las cosas como están y no será necesario gastar tiempo y dinero reduciendo los términos generales. Este caso es una de esas situaciones en la que las mejores noticias es que no haya noticias.
Puedes leerse la decisión entera, en español, aquí.
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